Про алгоритм реєстрації торгової марки в Україні та в Європейському Союзі слухачам LHS розповів Олександр Молотай, партнер, керівник IP-практики ЮФ Evris.
«Юрист повинен бути достатньо наближеним до бізнесу клієнта, тому його необхідно залучати до процесу створення охорони торгової марки ще на етапі її розробки», — розпочав свій виступ лектор.
На самому початку необхідно визначитися з об’єктом охорони. На цьому етапі потрібно пам’ятати, що обраний вами бренд повинен пройти лінгвістичну, а також понятійну адаптацію. Наприклад, чи буде ваш бренд сприйнятий на території Європейського Союзу, залежить як від законодавства ЄС, так і від менталітету потенційних споживачів.
Акцентуючи увагу на важливості лінгвістичного аналізу, лектор навів як приклад український бренд «Хортиця». Так, вийшовши на ринок США, він не був успішним через те, що американцям було важко вимовити слово «хортиця», тому компанії довелося скоротити назва бренда до «Хор». Крім цього, перевіряти потрібно і на негативне значення назви бренда в різних мовах світу, і особливо тих країн, на ринок яких планується вихід бренда. В Європейському Союзі ускладнює таку перевірку той факт, що європейське населення розмовляє 23 офіційними мовами.
Наступним кроком адаптації є тестування на сприйняття (звучання, семантика, філософія), але це більшою мірою завдання маркетологів.
Щоб почати процес правової охорони, потрібно визначити її обсяг. Тут йдеться про три об’єкти: бренд, слоган та упаковку. Олександр Молотай, ділячись власним досвідом, зазначив, що клієнти часто запитують, чи потрібно реєструвати назву бренда або ж його логотип. «Як правило, брендом є його найменування, оскільки логотип може з часом змінюватися. На початку реєструється назва бренда, а вже потім його графічне оформлення. При цьому реєстрація логотипа має сенс, якщо є ризик його неправомірного використання», — рекомендує лектор.
Обсяг охорони торгової марки також визначається зображенням та переліком товарів і послуг, які будуть продаватися/надаватися під брендом. Реєструвати товарний знак потрібно на товари і послуги, які вже використовуються компанією, а також на ті, які планується використовувати. Для попередження використання бренда третіми особами треба розширити спектр товарів і послуг або ж ініціювати визнання бренда добре відомим. При цьому лектор підкреслив, що пріоритетом є реєстрація торгової марки в тому вигляді, в якому вона точно буде використовуватися, і тією мовою, якою бренд буде впізнаваним на ринку.
Наступним етапом є перевірка на доступність торгової марки. Почати пошук потрібно самостійно за допомогою мережі інтернет, шукаючи, ким, можливо, використовується торгова марка і для яких товарів і послуг. Потім перевірити в спеціалізованих базах даних, перелік яких лектор надав слухачам LHS. При необхідності можна вдаватися і до платного пошуку, який проводить Укрпатент, а також попросити юридичний висновок, звернувшись до патентного повіреного.
Наступний етап — реєстрація торгової марки. В Україні діє дві системи реєстрації — національна і міжнародна. В Європейському Союзі більш зручна система, оскільки включає ще й регіональний рівень реєстрації. Основним недоліком міжнародної реєстрації лектор назвав її прив’язку до національної, що ускладнює цю процедуру. Наприклад, щоб подати заявку на міжнародну реєстрацію, спершу необхідно подати базову (національну) заявку, а скасування державної реєстрації призводить і до її міжнародної ануляції. До того ж будь-яке національне патентне відомство (країн — учасниць Мадридської угоди) протягом 18 місяців від дня подачі заявки може подавати заперечення щодо ваших заявок. У регіональній європейській системі такої процедури немає.
Резюмуючи, лектор підкреслив, що робота юриста не закінчується на етапі успішної реєстрації торгової марки, бо мета реєстрації — захист від зазіхань третіх осіб. Необхідно проводити моніторинг на предмет неправомірного використання торгової марки. Це можна робити самостійно за допомогою інтернету. Більш ефективним способом моніторингу є дистриб’юторський. Як правило, дистриб’ютори охоче повідомляють виробниками, якщо стикаються з підробками, але все ж про це необхідно періодично нагадувати. Також ще одним ефективним способом подальшої охорони торгової марки є моніторинг у митних реєстрах.
