Александр Молотай рассказал об алгоритме регистрации торговой марки

Об алгоритме регистрации торговой марки в Украине и в Европейском Союзе слушателям LHS рассказал Александр Молотай, партнер, руководитель IP-практики ЮФ Evris.

«Юрист должен знать особенности бизнеса клиента, и еще на этапе разработки торговой марки юриста необходимо привлекать к процессу ее охраны», — начал свое выступление лектор.

В самом начале нужно определиться с объектом охраны. Следует помнить, что выбранный вами бренд должен пройти лингвистическую и терминологическую адаптацию. Например, будет ли ваш бренд воспринят на территории Европейского Союза, зависит как от законодательства ЕС, так и от менталитета потенциальных потребителей.

Акцентируя внимание на важности лингвистического анализа, лектор привел в пример украинский бренд «Хортиця». Так, выйдя на рынок США, бренд не приобрел популярности, поскольку американцам оказалось трудно выговорить слово «Хортиця», в результате компании пришлось сократить название бренда до «Хор». Кроме того, необходимо выяснить, будет ли иметь название бренда негативное значение на том или ином языке, особенно на языке страны, в которой планируется представить бренд. В Европейском Союзе усложняет такую проверку тот факт, что европейское население разговаривает на 23 официальных языках.

Следующим шагом адаптации является тестирование на восприятие (звучание, семантика, философия), но это в большей степени задача маркетологов.

Для того чтобы начать процесс правовой охраны, нужно определить ее объем. Здесь речь идет о трех объектах: бренде, слогане, упаковке. Александр Молотай, говоря о собственном опыте, отметил, что клиенты часто спрашивают, нужно ли регистрировать название бренда или его логотип. «Как правило, брендом является наименование, а логотип может со временем меняться. Сначала регистрируется название бренда, а уже потом его графическое оформление. При этом регистрация логотипа имеет смысл, когда существует риск его неправомерного использования», — акцентировал внимание лектор.

Объем охраны торговой марки также определяется изображением и перечнем товаров и услуг, которые будут продаваться/предоставляться под брендом. Регистрировать товарный знак нужно на существующие товары и услуги, а также на те, которые планируются в будущем. Для предупреждения случаев использования бренда третьими лицами следует расширить спектр товаров и услуг или инициировать процесс признания бренда хорошо известным. Лектор подчеркнул, что приоритетом является регистрация торговой марки в том виде, в котором она точно будет использоваться, и на том языке, на котором бренд станет узнаваемым на рынке.

Следующий этап — проверка относительно доступности торговой марки. Начать поиск можно самостоятельно с помощью сети интернет, чтобы выяснить, кем используется торговая марка и для каких товаров и услуг. Затем нужно проверить в специализированных базах данных (соответствующий перечень спикер предоставил слушателям LHS). При необходимости можно воспользоваться платными услугами «Укрпатента», а также обратиться к патентному поверенному за юридическим заключением.

Далее следует такой этап, как регистрация торговой марки. В Украине действует две системы регистрации — национальная и международная. В Европейском Союзе более удобная система, так как включает еще и региональный уровень регистрации. Основным недостатком международной регистрации лектор назвал ее привязку к национальной, что усложняет эту процедуру. Например, чтобы подать заявку на международную регистрацию, сначала необходимо направить базовую (национальную) заявку, кроме того, отмена национальной регистрации влечет за собой и международную аннуляцию. Следует учитывать, что любое национальное патентное ведомство (стран — участниц Мадридского соглашения) на протяжении 18 месяцев со дня подачи заявки вправе подать возражения относительно ваших заявок. В региональной европейской системе такая процедура отсутствует.

Резюмируя свое выступление, лектор подчеркнул, что работа юриста не заканчивается на этапе успешной регистрации торговой марки, так как цель регистрации — обеспечение от посягательств третьих лиц. Необходимо проводить мониторинг на предмет неправомерного использования торговой марки. Это можно делать самостоятельно с помощью интернета. Более эффективным способом мониторинга является дистрибьюторский. Как правило, дистрибьюторы охотно сообщают производителями, если сталкиваются с подделками, но все же об этом необходимо периодически напоминать. Также эффективным способом охраны торговой марки в дальнейшем является мониторинг в таможенных реестрах.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Высшая школа для юристов и адвокатов

Корзина