Модуль «Комерційний обіг ТМ» блоку «Торговельні марки: захист у правовій площині» Legal High School відкрила лекцією про право попереднього користувача на ТМ Ганна Прохорова, експерт з питань IP ЮФ Aequo. За її словами, право попереднього користувача врегульоване лише однією статтею Цивільного кодексу України (стаття 500) та однією статтею профільного Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (стаття 16); так само невеликою є і судова практика з цього питання.
Вона нагадала, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на ТМ або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала ТМ в Україні (або здійснила значну і серйозну підготовку до такого використання), має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (стаття 500 ЦК України). З цим кореспондує норма частини 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», згідно з якою виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки (або до дати пріоритету, якщо він був заявлений). Попри це лектор зазначила, що практичне використання цих норм має певні труднощі.
За її словами, право попереднього користувача є, по суті, обмеженням виключних прав законного власника зареєстрованої ТМ на користь третьої особи. Особа, щодо якої визнається право попереднього користувача, позбавлена необхідності отримувати згоду власника зареєстрованої ТМ на її використання і сплачувати за це винагороду.
Лектор наголосила, що право попереднього користувача поширюється на позначення, ідентичне або схоже до ступеня змішування із зареєстрованою ТМ, використане або підготовлене до використання у відношенні до конкретного товару або групи товарів. Принциповою відмінністю між попереднім користувачем та власником зареєстрованої ТМ є те, що попередній користувач не має права забороняти використання незареєстрованого знака без його згоди. Право попереднього користувача завжди пов’язане з його набувачем і може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Аналізуючи судову практику, Ганна Прохорова виокремила умови, за одночасної наявності яких виникає право попереднього користувача, та наголосила, що чинне законодавство не містить жодних обмежень стосовно суб’єкта права попереднього користувача. При цьому вона підкреслила, що право попереднього користувача може належати кільком особам незалежно від того, у кого з них це право виникло раніше, адже головною підставою для виникнення цього права є сам факт такого використання до дати подання заявки або до дати пріоритету. Лектор відзначила, що найчастіше у спорах, пов’язаних із правом попереднього користувача на ТМ, необхідно довести добросовісне використання знака (або ж здійснення значної підготовки до використання) особою в своїх інтересах. Оскільки добросовісність використання ТМ є оціночним поняттям і досліджується судом у кожному конкретному випадку, лектор сформулювала ознаки, що можуть бути використані як доказ добросовісності використання, та проілюструвала їх прикладами із судової практики.
