При передаче ІР-прав в M&A следует обращать внимание на вид сделки и на право, которое регулирует SPA, — Дария Валявская, ЮФ Redcliffe Partners

«Аудит и передача прав интеллектуальной собственности в M&A-сделках» — в фокусе внимания советника, руководителя практики интеллектуальной собственности ЮФ Redcliffe Partners, патентного поверенного Дарии Валявской в рамках блока «Тенденции в сфере IP» модуля «Объекты интеллектуальной собственности в коммерческом обороте» Школы по интеллектуальной собственности Legal High School.

Г-жа Валявская указала на важность аудита ІР-объектов при заключении любой M&A-сделки. При проведении IP DD следует учитывать сектор рынка, в котором функционирует компания, специфику отрасли, вид сделки и конкурентную среду.

По словам лектора, цель внешнего IP DD для компании-продавца, собственника прав на IP-объекты — добиться наивысшей стоимости; для компании-покупателя — приобрести объект (і) в «рабочем состоянии» с необходимым и достаточным объемом прав на ІР-объекты для продолжения ведения бизнеса и (іі) убедиться, что риски отсутствуют или минимизированы. Для аудита, как правило, привлекаются внешние консультанты.

Дария Валявская отметила, что IP DD check-list содержит следующие пункты: исчерпывающий список ІР-объектов, принадлежащих компании или используемых ею, а также копии документов, подтверждающих права компании на такие объекты; копии материалов заявок на ІР-объекты, которые находятся в процессе регистрации; договоры компании о передаче прав на ІР-объекты, лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии; сведения о спорах и претензиях как со стороны третьих лиц, так и со стороны компании в отношении ІР-объектов, принадлежащих компании или используемых ею или третьими лицами; исчерпывающий список программного обеспечения, используемого компанией, а также копии документов, подтверждающие права на такое использование; договоры о конфиденциальности, договоры о передаче ноу-хау и коммерческой тайны; договоры о передаче прав на ІР-объекты между компанией и ее сотрудниками, перечень объектов, созданных сотрудниками компаниями или иными третьими лицами по заказу компании; любая другая информация или документы, которые могут относиться к вопросам интеллектуальной собственности. Данный чек-лист не является обязательным и должен быть модифицирован с учетом деятельности компании, сектора рынка и т.д.

Г-жа Валявская детально проанализировала особенности аудита ІР-объектов. Что касается торговых марок, то нужно выяснить, кто является их собственником, каковы сроки действия свидетельства, МКТУ; проверить реестры, включая международные, региональные и национальные регистрации; определить фактическое использование торговой марки относительно товаров и услуг (во избежание аннулирования свидетельства на ТМ по причине ее неиспользования); проверить судебный реестр и реестр «Укрпатента» относительно хорошо известных знаков; проверить все словесные и географические обозначения, которые использует компания и права на которые не оформлены должным образом; проверить реестры касательно фактического наименования и адреса собственника торговой марки при передаче прав на ІР-объекты. 

Договоры о передаче прав на объекты интеллектуальных собственности между компанией и ее сотрудниками — довольно болезненный вопрос. В этом контексте Дария Валявская рекомендует обращать внимание на следующие моменты: переданы ли работодателю имущественные права на служебные произведения, созданные сотрудниками компании; выплачены ли авторские вознаграждения, что написано в должностных инструкциях.

В DD Report необходимо отображать все нематериальные активы, которыми владеет компания или которые использует; перечень и оценку рисков, возникающих у компании при осуществлении прав на IP-объекты; рекомендации по устранению и/или минимизации указанных рисков. На последний пункт, отметила лектор, нужно обращать особое внимание.

При передаче прав интеллектуальной собственности в M&A-сделках г-жа Валявская советует учитывать, в частности, вид сделки и право, которым регулируется SPA (Sales and Purchase Agreement). В приложениях к SPA нужно указывать весь перечень IP-объектов, передаваемых покупателю. В завершение лектор подчеркнула, что в сделках по английскому праву наиболее часто применяются предварительные условия (Condition Precedent), гарантии (warranties), обязательство сторон осуществить определенные действия в течение определенного срока после завершения сделки (post-closing covenants), обязательство продавца компенсировать убытки или финансовые затраты, которые могут быть понесены (indemnities).

МЕНЮ

LegalHighSchool – Высшая школа для юристов и адвокатов

Корзина