У рамках LHS з лекцією на тему «Реєстрація ТМ за кордоном (огляд популярних юрисдикцій)» виступила Анастасія Міндрул, заступник начальника відділу торгових марок патентно-правової фірми «Пахаренко і Партнери».
Виникнення прав на торгову марку має територіальну природу, оскільки правова охорона торгової марки обмежується територією країни, що надала таку охорону, почала свій виступ лектор.
Анастасія Міндрул навела ряд аргументів на користь реєстрації торгової марки за кордоном. Зокрема, наявність зареєстрованої або поданої на реєстрацію торгової марки може бути необхідною для реклами/спонсорства, отримання домену в певній зоні, отримання ліцензій на виробництво певних товарів, реалізації імпортних товарів на території певної країни. При цьому у разі використання незареєстрованого позначення є ризик того, що воно може бути: недобросовісно зареєстроване третьою особою, зокрема торговим партнером, дистриб’ютором, іншою особою з метою подальшого продажу дійсному власникові, і можливості захисту будуть суттєво обмежені порівняно з можливостями захисту зареєстрованої торгової марки.
Далі лектор звернула увагу на дискусійність питання про збереження відмінних рис зареєстрованого знака при використанні його в зміненому вигляді.
Наприклад, Казахстан у своєму законодавстві однозначно визначив, що забороняється використання товарного знака в зміненому вигляді, у тому числі іншим шрифтом, в іншому колірному виконанні, іншій формі. У цьому випадку лектор рекомендує реєструвати торгову марку в тому вигляді, в якому вона використовуватимуться, а в деяких випадках і окремі її елементи. Також увагу треба приділити транслітерації та перекладу словесної торгової марки.
Лектор вважає, що вибір процедури реєстрації повинен визначатися, виходячи зі стратегії заявника щодо виходу на ринок певної країни. У разі виходу на ринок з однією і тією ж торговою маркою в двох і більше країнах перевагу потрібно надавати регіональній або міжнародній реєстрації. Це пояснюється тим, що якщо охорона торгової марки необхідна в декількох країнах, реєстрація знака в кожній із них є суттєво дорожчою, ніж подача регіональної/міжнародної заявки. Крім того, є ризики виникнення незручностей в управлінні об’єктом (розпорядження, підтримання в силі).
Позитивними сторонами регіональної реєстрації (найбільш популярна в ЄС) лектор назвала таке: дозволяє обійти процедуру кваліфікаційної експертизи, передбаченої законодавством ряду країн ЄС при розгляді національних заявок; швидке отримання охорони (порівняно з національною процедурою окремих країн ЄС); фінансово вигідніше порівняно з подачею національних заявок, якщо знак використовується в двох і більше країнах ЄС.
Перевагою міжнародної реєстрації лектор назвала, зокрема, те, що для отримання міжнародної реєстрації необхідна подача однієї міжнародної заявки, складеної однією мовою, і оплата одного міжнародного мита. Також міжнародна реєстрація дозволяє подати мультикласову заявку до країн, в яких такі заявки не приймаються за національною процедурою.
У той же час при подачі міжнародної заявки є ризик отримання попередньої відмови від однієї з обраних країн. У таких випадках при оцінці шансів подолання попередньої відмови в країні лектор наполегливо рекомендує не оцінювати їх самостійно, а попередньо проконсультуватися з локальним патентним повіреним.
