При передачі ІР-прав у M&A треба звертати увагу на вид угоди і на право, яке регулює SPA — Дарія Валявська, ЮФ Redcliffe Partners

«Аудит і передача прав інтелектуальної власності в M&A-угодах» — у фокусі уваги радника, керівника практики інтелектуальної власності ЮФ Redcliffe Partners, патентного повіреного Дарії Валявської в рамках блоку «Тенденції у сфері IP» модуля «Об’єкти інтелектуальної власності в комерційному обігу» Школи інтелектуальної власності Legal High School.

Пані Валявська акцентувала увагу на важливості аудиту ІР-об’єктів при укладенні будь-якої M&A-угоди. При проведенні IP DD потрібно враховувати сектор ринку, в якому функціонує компанія, специфіку галузі, вид угоди і конкурентне середовище.

Мета зовнішнього IP DD, за її словами, для компанії продавця, власника прав на IP-об’єкти — в отриманні ліпшої вартості компанії; для компанії-покупця — придбання компанії (і) в «робочому стані» з необхідним і достатнім обсягом прав на ІР-об’єкти, для продовження ведення бізнесу та (іі) з відсутністю ризиків або з мінімізованими ризиками. Для аудиту, як правило, залучаються зовнішні консультанти.

Дарія Валявська зазначила, що IP DD check-list містить такі пункти: вичерпний список ІР-об’єктів, що належать або використовуються компанією, а також копії документів, що підтверджують права компанії на такі об’єкти; копії матеріалів заявок на ІР-об’єкти, які перебувають у процесі реєстрації; договори компанії про передачу прав на ІР-об’єкти, ліцензійні договори, договори комерційної концесії; відомості про спори і претензії як з боку третіх осіб, так і компанії щодо ІР-об’єктів, що належать або використовуються компанією або третіми особами; вичерпний список програмного забезпечення, використовуваного компанією, а також копії документів, що підтверджують права на таке використання; договори про конфіденційність, договори про передачу ноу-хау та комерційної таємниці; договори про передачу прав на ІР-об’єкти між компанією та її співробітниками, перелік об’єктів, створених співробітниками компанії або іншими третіми особами за замовленням компанії; будь-яка інша інформація або документи, які можуть належати до питань інтелектуальної власності. Цей чек лист не є обов’язковим і має бути модифікований з урахуванням діяльності компанії, сектора ринку тощо.

Потім пані Валявська детально зупинилася на аудиті ІР-об’єктів. Так, перевіряючи торгові марки, потрібно: перевіряти, хто власник, терміни дії свідоцтва, МКТП; перевіряти реєстри, включаючи міжнародні, регіональні та національні реєстрації; визначати фактичне використання торгової марки щодо товарів і послуг (щоб уникнути анулювання свідоцтва на ТМ через невикористання); перевіряти судовий реєстр та реєстр «Укрпатенту» щодо добре відомих знаків; перевіряти всі словесні та географічні позначення, які використовує компанія і права на які не оформлені належним чином; перевірити реєстри щодо фактичного найменування та адреси власника торгової марки при угоді про передачу прав на ІР-об’єкти.

Договори про передачу прав на об’єкти інтелектуальних власності між компанією та її співробітниками — досить болюче питання. У цьому контексті Дарія Валявська рекомендує звертати увагу на такі моменти: чи передані роботодавцеві майнові права на службові твори, створені співробітниками компанії; виплачені авторські винагороди, що написано в посадових інструкціях.

У DD Report необхідно відображати: всі нематеріальні активи, якими володіє компанія або які використовує; перелік і оцінку ризиків, які виникають у компанії при здійсненні прав на IP-об’єкти; рекомендації щодо усунення та/або мінімізації зазначених ризиків. На останній пункт, зазначила лектор, потрібно звертати особливу увагу.

При передачі прав інтелектуальної власності в M&A-угодах пані Валявська радить звертати увагу, зокрема, на вигляд угоди і на те, яким правом регулюється SPA (Sales and Purchase Agreement). У додатках до SPA потрібно вказувати весь перелік IP-об’єктів, які передаються покупцеві. На завершення, лектор підкреслила, що в угодах за англійським правом найбільш часто використовуються попередні умови (Condition Precedent), гарантії (warranties), зобов’язання сторін здійснити певні дії на певний термін після завершення угоди (post-closing covenants), зобов’язання продавця компенсувати збитки або фінансові витрати, які можуть бути понесені (indemnities).

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів і адвокатів