Про алгоритми визнання ТМ добре відомою розповів слухачам Legal High School Антон Коваль, партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова», адвокат, патентний повірений, доктор філософії в галузі права. На його думку, визнання знака добре відомим посилює правову охорону (вона має найвищий ступінь захисту). Власник добре відомого знака навіть має право вимагати анулювання домену певної особи, яка використовує без дозволу його добре відомий знак.
Крім того, охорона добре відомого знака поширюється не лише на споріднені товари, але й на неспоріднені. До того ж, відповідно до статті 6-біс Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, навіть якщо частина іншого знака імітує добре відомий знак, це є порушенням.
Лектор радить слухачам Legal High School звертати увагу на дату визнання знака добре відомим, бо саме з цього моменту починається його охорона.
Спираючись на власну практику (а він брав участь у визнанні добре відомими 18-ти торгових марок), лектор порадив розділити роботу на декілька етапів.
Перший — переглянути актуальне законодавство. У першу чергу Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 1999 року про визнання знаків добре відомими.
Другий — звернути увагу на актуальну судову практику та рішення апеляційної палати ВОІВ.
Третій етап — визнання. В Україні здійснюється адміністративним шляхом — звернення до апеляційної палати МЕРТ. Можна одразу звернутися до суду із позовом про визнання знака добре відомим.
Четвертий етап — визначити, яке саме позначення буде визнаватися добре відомим. Це особливо важливо, коли має місце імітація не лише візуального знака добре відомого знака, але й словесної назви. Лектор зазначив, що у його практиці були випадки, коли визнавалися добре відомими одразу сім знаків. При цьому якщо до апеляційної палати МЕРТ потрібно подавати таку кількість заяв, скільки знаків ви хочете захистити, то у судовому позові просто вказуються ті знаки, які ви хочете визнати добре відомими.
П’ятий етап — збір доказів відомості, що має ґрунтуватися на статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка містить фактори доброї відомості знака. Лектор радить для доведення відомості знака проводити опитування споживачів, оскільки, на його думку, це найважливіший доказ доброї відомості. При цьому проводити опитування потрібно згідно з нормативами, аби такий доказ визнали у суді. Так само важливо довести, що знак, який ви хочете визнати добре відомим, активно використовується, і з цією метою взяти довідки в торговельних мережах про обсяги продажів, обсяги сплати податків тощо. Не зайвим буде довідка про історію створення знака, аби довести його давню історію.
За словами Антона Коваля, чинником, що може свідчити про добру відомість знака, може бути підтвердження його просування, яке є частиною використання. Для підтвердження факту просування знака він радить звертатися до тих організацій (телеканалів і радіо), які робили рекламу знака, бажано з описом охопленої аудиторії. Аргументом на вашу користь буде історія відстоювання права на цей знак, яка продемонструє, що він давно відомий і це вже доводилося в інших країнах світу.
Після того, як суд прийме рішення на вашу користь, він може у рішенні також зобов’язати МЕРТ включити знак до переліку добре відомих.
