Транскордонні ліцензійні договори — тема лекції в Legal High School адвоката Юлії Кольченко, яка розповіла про особливості таких договорів за участю іноземного інвестора, котрий укладає ліцензійний договір про використання об’єкта інтелектуальної власності (торгової марки, винаходи, ноу-хау тощо). Стороною, яка надає права інтелектуальної власності, є, як правило, закордонний партнер. Український партнер є основною особою, яка веде бізнес в Україні, при цьому договір складається так, щоб інтереси власника торгової марки (бренда) не постраждали.
Лектор розповіла про види ліцензійних договорів, які укладаються між українською і зарубіжною стороною, а також про їх суттєві особливості — територія договору і строки дії, умови його продовження тощо. Якщо договір укладається не з власником прав інтелектуальної власності, а із субліцензіаром, лектор радить приділяти особливу увагу перевірці наявності у субліцензіара права на об’єкт інтелектуальної власності.
Лектор нагадала, що змінами, внесеними до Цивільного кодексу України, реєстрація ліцензійних договорів є добровільною процедурою, якою займається МЕРТ. Оскільки процедура досить складна, то, як правило, ліцензійні договори майже ніхто не реєструє.
Юлія Кольченко підкреслила, що, локалізуючи ліцензійний договір, варто звернути увагу на особливості оподаткування і виплати роялті. Вона радить залучати для цього юриста — спеціаліста з податків. Задля уникнення проблем з податковою кожен платіж правовласнику необхідно проводити як окрему операцію. За словами лектора, виплата роялті може обкладатися податком на репатріацію, який може регулюватися договором про уникнення подвійного оподаткування. Тому треба перевіряти, чи не належить контрагент до такої юрисдикції, і враховувати в подальшому правильну податкову ставку.
Юлія Кольченко розповіла про так званий патентний тролінг і передачу прав на торгову марку законному власнику, а також навела приклади з власної практики щодо розв’язання такої конфліктної ситуації.
Щоб уникнути непорозумінь щодо умов договору сторонами, ліпше одразу робити його двомовним або згодом зробити засвідчений переклад. У разі якщо вирішення спорів за договором можливий з різних видів права, лектор радить спочатку закласти в договір положення, яке закріплюватиме можливість використовувати норми іноземного права в українському судочинстві, і проілюструвала цю тезу прикладом з власної практики.
